【特許係争】特許権侵害の警告書を受け取った際の対応方法とは？

実は、他社から特許権侵害の警告書が届いたのですが・・・

警告書ですか。突然届いたら驚きますよね。

そうなんですよ。どう対処すれば良いのでしょう？

まずは差出人の確認から行いましょう。

突然届いた特許権侵害の警告書、一体どのように対処すれば良いのでしょうか。今回は特許権侵害の警告書が届いた後の対処方法について詳しく解説しました。もし、同じように警告書が届いた場合には参考にしてください。

警告書を受領した場合の初動の対応

特許侵害に思い当たるところがなかったのですが、警告書の内容を読んでびっくりしました。想定外の部分が該当していたようです。

想定外のところで特許権に抵触しているかもしれないということですね。では、対処方法を見ていきましょう。

製品を販売するかまたはサービスを展開していると、知らず知らずの内に、他社の知的財産権（特許権、意匠権、商標権、著作権など）を侵害している可能性はあります。通常はクリアランス調査などを行うことになるのですが、調査範囲から漏れており、警戒する特許として全く認識していない場合もあります。

しかし、警告書が届いたからといって、焦って自分勝手に動いてしまうのは得策ではありません。なぜなら、焦ることで余計に失敗する可能性もあるので、まずは弁理士または弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。そして、その上で、以下のような手順で主体的且つ慎重に進めましょう。

では、順を追って解説していきます。

特許権侵害の警告書が届いたら、まずは事実確認してから専門家に相談しましょう。慌てず対処することが大切ですね。

警告に対する対抗手段の検討

警告書が届いた場合に対抗手段はないのでしょうか？

状況にもよりますが、対抗手段として4つの方法があります。詳しく解説していきましょう。

警告書に対する対抗手段としては、次の4つの方法が考えられます。

では、具体的に見ていきましょう。

非侵害の主張

社内での検討、及び専門家（弁理士または弁護士）による鑑定の結果、一部の構成要件を満たしていないことが分かれば、まずはその点について反論することが考えられます。

先使用権の確認

特許権・商標権共に先使用権を主張できる場合があります。但し、商標権の先使用権に関しては他社登録商標の出願時に自社商標が周知であるという高い条件を満たす必要があります。ですから、商標権の先使用権を主張したい場合には、専門家に相談することをおすすめします。

特許権の場合は、他者が特許出願をした時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた場合に認められます。（特許法79 条）。

具体的には、次の①～④の全ての要件を満たす者に対して先使用権が与えられます。

実際に先使用権が認められた、最高裁昭和61年10月3日判決（ウォーキングビーム事件最高裁判決）を例に見てみましょう。

この事件では、先使用権が認められる「事業の準備」とは次の通りとされています。

その発明につき、いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する

ここで言う「即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されている」とは、既に製造設備の製造、金型の製造に着手している場合や製造のために原材料を購入している場合などが含まれます。

特許権・商標権共に先使用権を主張できる場合がありますが、先使用権を主張したい場合には、専門家に相談しましょう。

無効理由の調査

相手の特許、実用新案、意匠、商標を無効にできないかという調査を行いましょう。自社で調査することも可能ですが、できれば専門家または調査会社に依頼するのがおすすめです。

専門家から無効であるという鑑定書が得られれば、その鑑定書を交渉で使用することによって交渉を優位に進められる可能性があります。

（1）特許、実用新案、意匠の無効

特許権、実用新案権、意匠権は、無効理由がある場合には、権利行使ができません。（特許法104 条の3）ですから、相手との交渉または侵害訴訟の中で無効を主張して、相手方の権利行使を妨げることができます。

また、特許庁で無効審判を起こし、無効が確定すれば特許を無効にすることができます。その場合は製造販売停止リスク、損害賠償リスクの両方がなくなります。

無効理由としては、特許権または実用新案権では以下のような場合です。

上記の中でも、最も多い無効理由は「新規性の欠如」と「進歩性の欠如」です。この主張をするには、新規性または進歩性の欠如の根拠となる先行技術文献を探す必要があります。

特許権の無効理由としてよく主張されるのは、「新規性の欠如」と「進歩性の欠如」なんですね。しかし、この主張をするには、特許権を無効にできるような先行文献が必要なんですね。

一方、意匠権の場合の無効理由は以下の通りです。

• 新規性の欠如
• 創作非容易性の欠如
• 冒認出願

意匠権の無効理由としてよく主張されるのは、「新規性の欠如」と「創作非容易性の欠如」なんですね。しかし、この主張をするには、意匠登録を無効にできるような先行意匠がなければなりませんね。

（2）商標権の無効

商標に関しても無効理由がある場合には、権利行使ができません。（商標法39 条で準用する特許法104 条の3）ですから、相手との交渉または侵害訴訟の中で無効を主張して、相手方の権利行使を妨げることができます。

また、特許庁で無効審判を起こし、無効が確定すれば商標権を無効にすることができます。但し、商標は、権利の性質が特許等とは異なるため、無効理由は特許と異なる点に注意が必要です。

商標には、「取り消し」という制度もあります。

継続して3 年以上「登録商標」が商標権者またはライセンシーが使用していない場合には、不使用取消審判を特許庁に請求することにより、商標を取り消すことができます。なお、ここでいう「登録商標」の使用に該当する商標には、下記のものが含まれます。

• 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標
• 同一の称呼及び観念を生ずる商標
• 外観において同視される図形からなる商標
• その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標

商標取消の場合には、取消の審決が確定した時に商標が消滅したものと扱われます。（商標法54条）ですから、無効の場合と違って、過去にさかのぼって消滅しません。

侵害訴訟の対抗手段として取消審判を請求して取消審決を得たとしても、将来の差止からは逃れられますが、過去の損害賠償義務からは逃れられない点に注意が必要ですね。

カウンター特許権、実用新案権、意匠権、商標権の調査

場合によっては警告書の差出人側が、自社の知的財産を侵害しているというケースもあります。

ですから、相手方が侵害している自社の特許権、実用新案権、意匠権、商標権がないか調査することをおすすめします。

例えば相手方が侵害している可能性がある自社特許権が見つかった場合、専門家に侵害の有無の鑑定を依頼してもよいでしょう。専門家から相手方が自社特許権侵害するとの鑑定結果が得られれば、相手方に提示することによって、クロスライセンス交渉に持ち込み、支払額を抑えることができる可能性があります。

また、相手方が自社に対抗する特許権（カウンター特許権）等があると知れば、相手方も容易に訴訟に打ってでることができなくなります。

警告書が届いた場合でも、「非侵害の主張」「先使用権の主張」「無効の主張」「カウンターの権利主張」などの対抗方法があります。まずは何かできることがないか、専門家に相談するのが良いでしょう。

事業上の影響を最小限に抑える対応例

では、事業上の影響を最小限に抑えるにはどうすれば良いでしょうか？

まずは、製品・サービスが差し止めされないように、侵害回避するための設計変更を検討しましょう。

事業上の影響を最小限に抑えるには、製品・サービスが差し止めされないようにするという観点から、以下の2点について検討しましょう。

侵害回避するための設計変更の検討

事業上の影響を最小限に抑えるには、今後の製品・サービスについて差し止めされないように、自社製品を相手方の知的財産権を侵害しないように設計変更を検討しましょう。

この場合、以下の手順で差止請求から逃れることができます。

• 相手方の知的財産権の侵害リスクがある製品の販売を中止
• 設計変更後の改良品（相手方の知的財産権を侵害しない改良品）を型番を変更して販売

但し、損害賠償に対しては応じる必要があるので、相手方との交渉をする必要があります。しかし、差止を考えなくても良いので、相手方との交渉が非常に楽になります。

侵害回避する最も良い方法は設計変更ですね。設計変更ができたら、販売を中止して、侵害しない改良品に切り替えるようにしましょう。

ライセンスを受ける交渉

設計変更に時間がかかる場合もあるので、設計変更を検討しつつライセンス契約の交渉を継続しましょう。通常、交渉のテーブルにつく態度を見せれば、相手方がすぐに訴訟を提起する可能性が低く、早期の差し止めリスクを低減させることができるので、交渉は継続していくのがよいでしょう。

また、ライセンス契約を結ぶ前に以下のような条件を交渉し、なるべく自社にとって有利となるように進めるべきでしょう。

• ライセンス料の低減
• 契約期間の短縮

なお、交渉は外部の専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

特許侵害での事業上の影響を最小限に抑えるためには、設計変更で回避することを検討しつつ、なるべく自社にとって有利なライセンス契約を結ぶことを検討しましょう。