日本では特許を取ったのですが、この特許の保護って、一部が国境を越えても受けられるのでしょうか？
日本特許の場合、アプリなどのプログラムを海外にあるサーバから送信する場合についても、特許権を権利行使できる可能性があります。
本日の記事は、日本と米国でのソフトウェア発明の特許権について詳しく解説しましょう。
日本でのソフトウェア発明に係る特許権の国外適用は？
特許権は属地主義の原則というのがあります。簡単に言うと、特許権は国毎に発生し、当該国の領域内でのみその効力が認められる、という原則です。
しかし、最近ではインターネットの普及やビジネスのIT化に伴って、
- アプリなどのソフトウェア
- WEB等を用いたインターネットサービス
などは、インターネットを介して全世界へ 配信または提供可能です。そうなってくると、ソフトウェア発明について、属地主義を徹底すると、その実質的な法的保護が失われるという問題があります。
ドワンゴvsFC2事件において、2022年7月20日の判決文において知財高裁は、ＦＣ２が国外のサーバーからプログラムを日本のユーザの端末へ送信する行為が、特許侵害であると認定しました。
その判決文中において知財高裁は、「サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることとなってしまうところ、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現代のデジタル社会において、かかる潜脱的な行為を許容することは著しく正義に反する」、「実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、これに日本国の特許権の効力を及ぼしても、前記の属地主義には反しない」と判断しました。
また、知財高裁は、「実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るもの」の判断基準として以下の４つの要件を示しました。
①問題となるプログラム提供行為については、当該提供が日本国の領域外で行われる部分と領域内で行われる部分とに明確かつ容易に区別できるか
②当該提供の制御が日本国の領域内で行われているか
③当該提供が日本国の領域内に所在する顧客等に向けられたものか
④当該提供によって得られる特許発明の効果が日本国の領域内において発現しているか
これらの諸事情を考慮し、当該プログラムの提供が実質的かつ全体的にみて、日本国の領域内で行われたものと評価し得るときは、日本国特許法にいう「電気通信回線を通じたプログラムの提供」に該当します。
では次に、米国における特許権の国外適用について解説していきましょう。
米国でのソフトウェア発明に係る特許権の国外適用
米国では、ソフトウェア発明に係る特許権の国外適用が裁判で認められた裁判例があります。
NTP, INC., v. RESEARCH IN MOTION, LTD.の事件（以下、BlackBerry事件 という）においては、米国連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、特許発明の構成要件の一部が米国外に存在するにもかかわらず、直接侵害であるとして米国特許法第271条(a)が適用されました。
日本と米国の比較
米国では、上で挙げたBlackBerry事件（NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 418 F.3d 1282 (Fed. Cir. 2005)）によれば、被疑侵害者が実装するイ号システム （裁判では被告システムをイ号システムと表現します）の管理・制御が国内で実行でき、かつ、イ号システムを利用するユーザが米国内でそのシステムによる利益を享受できる限り、直接侵害を主張しえます。
これは、WEBシステムの構築は、国内から 国外へ容易にシフトすることができるのに対し、特許侵害を免れんとするこのような行為を認めるとすれば、ビジネスモデル発明の特許権の効力を意味をなさなくなることに由来しています。
一方、日本においては、上記のドワンゴｖsFC２の知財高裁判決とはまた別の3月14日に地裁判決が出された裁判でも、国外（域外）適用が論点になっていましたが、FC2のシステムはドワンゴの特許発明の技術的範囲には属しているが、請求項の構成要素の一部が日本国外で実施されているため、特許権侵害は成立しないという判断され、現在、知財高裁で審理中です（令和4年(ネ)第10046号）。
とはいえ、インターネットは国境を越えてサービスを行っています。ですから、知財高裁で審理中のドワンゴｖsFC２事件において、BlackBerry事件の趣旨のような判決が出れば、IT業界は非常に注目するでしょう。
